Dwie kancelarie w eurosądowym pojedynku o energetyczny znak „Tigera”

841
Dariusz Michalczewski 1999 (www.boxing.pl)

Prawnicy kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy byli pełnomocnikami słynnego boksera Dariusza Michalczewskiego w sporze przed Sądem Unii Europejskiej o znak towarowy z firmą FoodCare reprezentowaną przez kancelarię Kulikowska & Kulikowski.

Sąd UE w Luksemburgu orzekł 5 października 2016 r. o unieważnieniu zarejestrowanego przez spółkę FoodCare prawa do znaku towarowego „T.G.R. Energy Drink”. Uznał, że firma zarejestrowała go w złej wierze.

Wyrok nie jest prawomocny. Spółka FoodCare rozważa wniesienie odwołania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

T.G.R. kontra Tiger

Sprawa w unijnym sądzie była kolejną rundą sporu gospodarczego między Dariuszem Michalczewskim, który podczas zawodowej kariery pięściarskiej używał przydomka „Tiger” („Tygrys”), a firmą FoodCare. Spór ten ciągnie się już kilka lat, a dotyczy m.in. praw do oznaczania i nazywania znanych na polskim rynku napojów energetycznych.

Spółka FoodCare z Zabierzowa wystąpiła do Sądu UE przeciw Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz występującemu jako interwenient Dariusz Michalczewski, ze skargą na decyzję EUIPO z maja 2015 r. dotyczącą unieważnienia prawa do znaku „T.G.R. Energy Drink”.

Początek sprawy sięga lipca 2003 r., kiedy Dariusz Michalczewski na mocy umowy ze spółką FoodCare upoważnił ją do używania jego wizerunku, przydomka „Tiger” oraz należących do niego graficznych i słownych znaków towarowych w celu promowania sprzedaży napojów energetyzujących nazwanych „Tiger Energy Drink”. Dwa lata później strony zawarły drugą taką samą umowę.

W  lutym 2007 r. FoodCare wystąpiła do EUIPO o rejestrację oznaczenia słownego „T.G.R. Energy Drink”. W  marcu 2008 r. zostało ono zarejestrowane jako unijny znak towarowy.

W  listopadzie 2011 r. Dariusz Michalczewski złożył do EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do tegoż słownego znaku towarowego, argumentując, iż sam wcześniej  zarejestrował znak „Dariusz Tiger Michalczewski” dla  „wody mineralnej i napojów izotonicznych” oraz graficzne polskie znaki towarowe. Argumentował, że znak „T.G.R. Energy Drink” został przez FoodCare zgłoszony do rejestracji w złej wierze.

Zła wiara FoodCare

W maju 2015 r.  EUIPO unieważniła prawo do spornego znaku podzielając argumentację o działaniu FoodCare w złej wierze.

Spółka zaskarżyła tę decyzję do Sądu UE. Twierdziła że, gdy w 2003 r. strony zawarły umowę, Dariusz Michalczewski nie był w Polsce właścicielem praw do znaków towarowych zawierających element słowny „Tiger” i oznaczających m.in. napoje. Według FoodCare nie było to umowa licencyjna dotycząca znaku towarowego, lecz umowa o promocję, w której uzgodniła z eksbokserem, że będzie mogła za wynagrodzeniem używać jego nazwiska, przydomku i wizerunku do reklamowania produkowanych przez nią napojów energetyzujących. Dlatego miała prawo zgłosić sporny znak do rejestracji. FoodCare twierdziła też, że w kampanii reklamowej z 2011 r. nie używano spornego znaku, lecz jedynie słownego elementu „Tiger” wraz z graficznymi elementami przedstawiającymi zadrapania.

Sąd UE oddalił skargę FoodCare na decyzję EUIPO o unieważnieniu spornego znaku „T.G.R. Energy Drink”. W uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, iż umowy zawarte przez firmę z byłym bokserem „wyrażają wolę FoodCare, aby rozwijać jej działalność gospodarczą poprzez oparcie się w szczególności na wizerunku przenoszonym przez Michalczewskiego i na jego powszechnej znajomości”.  Na puszkach z napojami widniało oznaczenie „Tiger” oraz wizerunek boksera. Postanowienia tych umów wskazują, ze spółka miała wiedzę  o istnieniu wcześniejszych znaków towarowych, których właścicielem jest Dariusz Michalczewski.

Istotne podobieństwo znaków

Sąd stwierdził też, że sporny znak „T.G.R. Energy Drink” jest, prima facie, podobny do oznaczenia „Tiger Energy Drink” używanego przez FoodCare na podstawie umów z Michalczewskim. Oba znaki „wykazują częściową identyczność – przynajmniej pod względem wizualnym i fonetycznym”. Jedyna różnica – „Tiger Energy Drink” zawiera o dwie samogłoski więcej, ale to za mało, by wykluczyć, iż te oznaczenia wywołują takie same całościowe wrażenie. Znak „T.G.R. Energy Drink” można uznać za zmodyfikowaną wersję oznaczeń „Tiger” oraz – tym bardziej – „Tiger Energy Drink”, które było powszechnie znane.

Zdaniem sądu, to istotne podobieństwo nie jest przypadkowe i wskazuje, że FoodCare chciała wywołać w odczuciach konsumentów skojarzenia między obu znakami, co również świadczy o działaniu firmy w złej wierze. Tak samo jak to, że używając znaku „T.G.R. Energy Drink” spółka zamierzała nadal korzystać z powszechnej znajomości oznaczenia „Tiger Energy Drink”, obchodząc jednocześnie zobowiązania umowne dotyczące zapłaty dla Dariusza Michalczewskiego.

To wszystko dowodzi, według sądu, działania FoodCare w złej wierze przy zgłaszaniu spornego znaku towarowego do rejestracji.

Dariusza Michalczewskiego przed Sądem UE reprezentowali prawnicy z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy – partner, adwokat Beata Matusiewicz-Kulig, radca prawny Małgorzata Czerwińska oraz adwokat Maciej Marek (który od września 2016 r. jest prawnikiem kancelarii Deloitte Legal).

Pełnomocnikiem spółki FoodCare była adwokat Agnieszka Matusik z kancelarii Kulikowska & Kulikowski.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl